Приоритет товарного знака над доменным именем

Ни для кого не секрет, что хорошие доменные имена в интернете постепенно становятся дорогими нематериальными активами и нередко становятся и объектами разных споров и, бывает, объектами “рейдерских” захватов и отъемов. Иногда – в судебном порядке.

Особенно часто возникают споры между владельцами доменов и владельцами товарных знаков.

Например, нередки случаи, когда владелец зарегистрированного товарного знака пытается в судебном порядке отнять домен у хозяина домена, зарегистрированного ещё задолго до того, как был зарегистрирован товарный знак.

Прецедент первый

Сложились даже определенные прецеденты в сфере регулирования взаимоотношений владельцев доменов и владельцев товарных знаков. Например, сравнительно недавно Президиум Высшего Арбитражного суда РФ признал за доменным именем право на приоритет:

8 декабря 2009 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ проверил в порядке надзора судебные акты по делу о нарушении прав на фирменное наименование и на товарные знаки в доменных именах “lаd-m.ru” и “lаdm.ru”.

По указанному делу суды отказали истцу в удовлетворении иска о защите прав на товарный знак и на фирменное наименование и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в доменных именах “lаd-m.ru” и “lаdm.ru”.

Президиум ВАС РФ отменил судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца о защите исключительного права использования фирменного наименования, признал действия ответчика по администрированию доменных имен “lаd-m.ru” и “lаdm.ru” нарушением прав истца на фирменное наименование и запретил ответчику использовать доменные имена “lad-m.ru” и “ladm.ru”, а в остальной части судебные акты по делу были оставлены без изменения.

Немаловажно, что отказывая в удовлетворении требований о защите прав на товарный знак и удовлетворяя требования истца в части защиты прав на фирменное наименование, Президиум ВАС РФ исходил из даты регистрации доменных имен, а также даты возникновения прав истца на товарный знак и фирменное наименование.

Важно отметить, что по ранее рассмотренным доменным спорам Президиум ВАС РФ не учитывал дату регистрации доменных имен и не связывал с ней какие-либо правовые последствия.

Данное обстоятельство объясняется тем, что при принятии постановления от 8 декабря 2009 года Президиум руководствовался под.3 п.9 ст.1383 ГК РФ, содержащейся в части 4 ГК РФ, введенной в действие с 1 января 2008 года.

В соответствии с положениями п.1 ст.1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым представляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, фирменные наименования и товарные знаки.

Правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, в том числе праву на фирменное наименование и правам на товарный знак и знак обслуживания предприятий, посвящена также специальная глава в 4 части Гражданского кодекса РФ (Глава 76).

Доменное имя отсутствует в перечне результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым представляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), предусмотренном в п.1 ст.1225 ГК РФ.

Вместе с тем оно упомянуто в подп.3 п.9 ст.1383 ГК РФ, который предусматривает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При принятии судебных актов по делу, суды пришли к выводу об отсутствии нарушений исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку регистрация спорных доменов была произведена задолго до регистрации за истцом товарных знаков с тождественными словесными обозначениями, сославшись на подп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ.

Президиум признал правильным такое применение судами подп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ. Поскольку домены были зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки “ЛАД-М” и “ЛАДМ” и ранее возникновения приоритета на них, Президиум ВАС РФ посчитал обоснованным отказ судов со ссылкой на подп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ в защите прав на товарные знаки, в том числе, во взыскании компенсации. Таким образом, Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак.

Согласно п.63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 “О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 8 декабря 2009 года по делу №9833, в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации, истцу может быть отказано даже в том случае, если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

Следовательно, при обращении владельца товарного знака в суд с иском о защите прав на товарный знак в доменном имени администратору (владельцу) доменного имени, которое было зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, нет необходимости оспаривать регистрацию товарного знака и признавать предоставление правовой охраны товарного знака недействительной в установленном законом порядке.

Администратору (владельцу) доменного имени достаточно будет представить суду доказательства приоритета даты регистрации доменного имени, что должно повлечь принятие судом решения об отказе в иске владельцу товарного знака.

Отменяя судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца о защите исключительного права использования фирменного наименования, Президиум ВАС РФ также исходил из даты регистрации домена и даты возникновения права истца на фирменное наименование.

Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы на имя ответчика позднее возникновения права истца на фирменное наименование, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что суды неправомерно отказали истцу в защите его исключительного права на фирменное наименование.

При этом, сославшись на ст.5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года №231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”, п.16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года №122 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности”, ст.1474 ГК РФ, Конвенцию по охране промышленной собственности от 20 марта1983 года, Президиум ВАС РФ отметил, что указанные нормы связывают защиту исключительного права на использование фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Из указанных положений постановления Президиума ВАС РФ следует, что если сходные с фирменным наименованием доменные имена зарегистрированы ранее возникновения права истца на фирменное наименование, то в этом случае в защите исключительного права использования фирменного наименования должно быть отказано.

Таким образом, приоритет даты регистрации доменного имени может являться основанием не только для отказа в защите права на товарный знак, но и для отказа в защите исключительного права на фирменное наименование.

Представляется, что с принятием постановления Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года по делу №9833, дата регистрации доменного имени стала являться одним из обстоятельств, которое суд в обязательном порядке должен исследовать и дать оценку при рассмотрении дел о защите прав на товарные знаки и на фирменные наименования.

Авторы статьи: адвокаты Андрей Гринкевич и Елена Герцева

.COM не чета .RU

Замечу, что речь шла о споре по доменным именам в зоне .RU. Поскольку эта доменная зона находится под фактическим управлением и юрисдикцией Российской Федерации, то все судебные разбирательства в части ru-доменов не наталкиваются на особые препятствия ни со стороны организации, управляющей доменом “RU”, ни со стороны каких-либо общемировых организаций, координирующих Интернет.

Кстати, права российских компаний законодательно регулируются только в зонах .RU, .SU, .РФ и только на территории России. Для того, чтобы компания могла претендовать на международные домены типа .COM, .NET, .INFO, .ORG, .NAME – она должна быть транснациональной.

Также тот факт, что некий спорный сайт в международных зонах является русскоязычным, еще не означает, что владелец ведёт деятельность на территории Российской Федерации.

Если домен зарегистрирован в какой-либо международной зоне, да ещё у зарубежного регистратора, то автоматически посетителями сайта могут быть не только граждане России и люди, постоянно живущие на территории РФ.

В этом случае того факта, что администратор домена – физическое лицо, постоянно проживающее на территории РФ, недостаточно для признания факта нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный для индивидуализации услуг по классам 35, 41, 42 МКТУ на территории РФ.

Особенно сложно становится “отвоевать” домен и в том случае, если владелец спорного домена не является предпринимателем, а сам сайт не выполняет какие-либо коммерческие работы или услуги. В этом случае владелец домена не вводит имя домена в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Чем отличается товарный знак от доменного имени?

Между товарными знаками и доменными именами имеется ряд существенных различий:

Товарные знаки – всегда идентификаторы бизнеса, имеют территориальный характер и касаются определенных товаров или услуг, регистрируются компетентными органами на основе закона о товарных знаках и охраняются российским законодательством.

Доменные имена являются более широким понятием, не ограничены территорией или определенными классами товаров или услуг. Доменные зоны управляются уполномоченными компаниями – администраторами доменов верхнего уровня. Доменные имена в них регистрируются в соответствии с принятыми для данной зоны правилами (например, в российском национальном домене порядок регистрации доменных имен определен “Регламентом и тарифами на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне RU”).

В зонах COM, ORG, NET, в других общемировых и некоторых национальных доменных зонах действуют Единые Правила Рассмотрения Споров о Доменных Именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP), принятые Интернет-корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (ICANN) на основе рекомендаций Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС).

В правилах подробно рассматриваются намерения стороны при регистрации и способы использования доменного имени, которые следует считать недобросовестными: обстоятельства, указывающие на то, что ответчик зарегистрировал доменное имя с целью продажи владельцу товарного знака или в целях помешать деятельности конкурента. Согласно тем же правилам, владелец домена может доказать свои права на домен, если он использовал домен до получения уведомления о споре для добросовестного предложения товаров и услуг, или ответчик широко известен по доменному имени, или ответчик законно и добросовестно использует доменное имя, без намерения извлечь коммерческую выгоду.

Прецедент второй

Всё вышесказанное, конечно, звучит достаточно логично и убедительно. Вроде как, даже беспокоиться по этому поводу не надо. Ведь Президиум самого Высшего Арбитражного Суда РФ чётко обозначил приоритетность домена перед товарным знаком в случае, если товарный знак зарегистрирован позднее даты регистрации домена…

Но есть такой Девятый (кстати, интересно, почему не Пятнадцатый) арбитражный апелляционный суд, который на днях:

… впервые в российской практике признал приоритет товарного знака над доменным именем даже в тех случаях, если домен зарегистрирован раньше, чем товарный знак.

В постановлении от 21 июня суд встал на сторону истца, ООО “Интер электрик”, владеющего товарным знаком “INTER ELECTRIC” и заявившего права на ранее зарегистрированный организацией ООО “ИнтерЭлектрик” домен intеrеlеktrik.ru. Серго в этом разбирательстве представлял интересы истца.

Еще до вынесения судом решения сам ответчик переименовался. Суд же запретил ему использовать домен intеrеlеktrik.ru как нарушающий права ООО “Интер Электрик”.

При вынесении решения суд специально рассматривал даты регистрации домена и товарного знака. Так как домен, по российскому законодательству, в отличие от товарного знака не является средством индивидуализации, дата регистрации в таких спорах играть роли не будет.

Вот оно как! ВАС РФ четко и недвуссмысленно полгода назад (см. выше) сказал, что дата регистрации домена играет ключевую роль в судебных спорах, а ДААС РФ сказал – нет! Только и хочется сказать: “Да-а-с… Ну вы, блин, даёте”.

Кстати, я так и не понял смысла глубоких юридических умозаключений, почему если домен, по российскому законодательству, в отличие от товарного знака не является средством индивидуализации, то “дата регистрации в таких спорах играть роли не будет“. Непонятно, как связь между датой регистрации и тем, что домен не является средством индивидуализации…

Почему я категорически против подобных решений ДААС-а?

В интернете полным-полно успешных проектов, которые раскручиваются без регистрации товарного знака. Ну не привык у нас интернет-народ пока к возможным подобным каверзам судебной системы. Мало кто задумывается о юридической защите своего проекта на этапе стартапа.

Теперь же, следуя логике этого Девятого суда, успешный раскрученный домен-сайт можно спокойно отобрать у его владельца, просто зарегистрировав товарный знак. Причём при желании это можно сделать в любое время и после регистрации домена.

К примеру, следуя этому прецеденту, кто-нибудь может зарегистрировать товарный знак “bda-expert” и затем подать на меня в Девятый арбитражный суд с требованием передать домен bda-expert.ru владельцу товарного знака. Исходя из прецедента упомянутого выше решения, суд сделает это в одно мгновение.

Конечно, очень маловероятно, что мои домены заинтересуют кого-либо до такой степени, что их захотят отобрать. Но ведь есть много известных и успешных коммерческих проектов, не защищенных товарным знаком, которые могут вызывать интерес у определенных лиц (с целью отъема).

Кстати, и оппозиционных сайтов в Рунете достаточно. Не думаю, что все они защищены зарегистрированным товарным знаком…

Хорошо, что действия судебной системы России распространяются только на домены в зонах .RU, .SU и .РФ. Тем, кто собирается запускать уникальный стартап, рекомендую делать это в международных зонах. Либо, параллельно запуску сайта, в срочном порядке сразу же регистрировать товарный знак. Чтобы потом не испытывать сомнительных удовольствий отстаивать свои права на домен/сайт в судебных заседаниях…

Удачных всем доменов и стартапов!

P.S. Кстати, как-то странно. Высший арбитражный суд РФ имеет свою точку зрения, а Девятый арбитражный аппеляционный суд (который, по идее, по статусу гораздо ниже, чем ВАС РФ) – свою. Что бы всё это значило? Хорошо, если это действительно независимое ни от кого и ни от чего решение. Не хочется думать, что всё это очень сильно взаимосвязано с другими новшествами и веяниями в сфере регулирования ИТ-сферы и Интернета в России.

Источник первой цитаты: http://info.nic.ru/node/3084

Источник второй цитаты: http://www.ripn.net:8080/press/2002/31.05.html

Источник третьей цитаты: http://lenta.ru/news/2010/07/12/domain/

Картинка взята отсюда.

---